El caso de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia, de 6 de febrero de 2018 (ver Sentencia ACONTIA), obtenida por nuestro despacho y que ha devenido firme, plantea algunas cuestiones de interés tanto procesales como sustantivas.
Los hechos del caso.
La mercantil BODEGAS LIBA Y DELEITE, S.L. (ahora ACONTIA VINOS, S.L.) es titular de la marca ACONTIA registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Se trata de una marca del tipo “Denominativa estándar”, que fue registrada el 1 de diciembre de 2004 por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Este registro protege los servicios de la Clase 33, es decir, la elaboración y venta de vinos y concede un derecho exclusivo a utilizar la marca ACONTIA, en el conjunto del territorio nacional.
Por su parte, la mercantil demandada “PAGO DE LA OLIVA BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L.”, cuyo objeto social es, entre otros, la elaboración de vinos, inició la comercialización de aceite de oliva virgen extra utilizando el signo «ACONTIA OLEUM» para distinguir sus productos en el mercado destinado al público «gourmet».
Esta misma actividad de elaboración de aceite bajo la denominación de ACONTIA OLEUM se había venido ejerciendo con anterioridad a la constitución de la referida mercantil por la comunidad de bienes “ACONTIA OLEUM, C.B.”.
Por su parte, uno de los socios de la sociedad demandada y miembro de la comunidad de bienes, había tratado de registrar la marca “ACONTIA OLEUM” en la Oficina Española de Patentes y Marcas, lo que fue denegado por dicho organismo, tras la oposición de la actora.
A pesar de la denegación de la concesión de la marca “ACONTIA OLEUM”, los demandados siguieron empleando dicho signo en el mercado durante varios años para comercializar su aceite de oliva.
Diligencias preliminares.
Dado que la actividad comercial se inició bajo la forma de una comunidad de bienes, con anterioridad a la interposición de la demanda fue necesario instar un procedimiento de Diligencias Preliminares con el fin de identificar a los miembros de la comunidad, ya que la comunidad de bienes, en sí misma, carece de legitimación pasiva (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2005).
Dicho procedimiento arrojó que los miembros de la comunidad eran los mismos que habían devenido socios de la mercantil codemandada, por lo que la demanda se dirigió contra todas las personas físicas miembros de la comunidad, y contra la propia mercantil posteriormente constituida.
Competencia Territorial.
En cuanto a la competencia territorial, a pesar de tener los demandados domicilio en Valladolid, al momento de la interposición de la demanda resultó de de aplicación el Acuerdo de 2 de febrero de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que actualiza el Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas a diversos Juzgados de lo Mercantil de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, siendo este último el foro elegido por la demandante.
Posteriormente dicho acuerdo ha sido modificado por el de 18 de octubre de 2018, ampliándose el conocimiento de estos asuntos a diversos Juzgados de lo Mercantil de Andalucía (nº 1 de Granada), Canarias, Galicia y País Vasco.
Riesgo de confusión en el público.
Sobre el riesgo de confusión en el público concluye la sentencia que:
“En el plano de la confrontación que debe realizarse en esta sede, es claro que estamos en el supuesto de signos similares para servicios coincidentes, amén de la esencial coincidencia en cuanto al ámbito geográfico de prestación de los servicios de que se trata, además de que tal extremo viene superado en estos tiempos dada la potencialidad del comercio de los productos o servicios identificados con el signo por medio de internet…”
“Pues bien, en este caso, planteada diatriba entre la marca titulada por el actor, y el signo usado por la demandada, la solución a dispensar es precisamente rotunda en esta sede en el marco de la tutela marcaria que viene impetrada, bien entendido que ninguna diferencia conceptual cabe advertir entre ACONTIA (signo de la actora) y ACONTIA OLEUM (signo de la demandada). En el caso que nos ocupa, parece claro que debe concluirse que los signos enfrentados, en su elemento denominativo, son casi idénticos, de suerte que puede estimarse concurrente diferencia conceptual.”
¿Qué se solicitó con la demanda? Fallo de la sentencia.
La sentencia declara que los demandados han infringido los derechos de exclusiva de “BODEGAS LIBA Y DELEITE, S.L.” sobre la marca nacional ACONTIA, así como que los demandados han causado daños y perjuicios a “BODEGAS LIBA Y DELEITE, S.L.” como consecuencia de sus actos de infracción, y condenan a los demandados a:
- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- A cesar en el uso en el tráfico económico, tanto físico como virtual, de la denominación ACONTIA OLEUM.
- A retirar a su costa del tráfico económico, tanto físico como virtual, y de todos los documentos, materiales publicitarios y rótulos cualquier referencia a la denominación ACONTIA OLEUM, incluyendo la información contenida en cualesquiera redes sociales como Facebook, Linkedin o Twitter.
- Al resarcimiento de los daños y perjuicios causados a BODEGAS LIBA Y DELEITE, S.L., y en particular el lucro cesante consistente en el 1% de la cifra de negocios realizada por los demandados durante los cinco años anteriores a la fecha de la interposición de la presente demanda.
- A la publicación a su costa de la sentencia estimatoria en la edición escrita y online de “EL NORTE DE CASTILLA” y el diario “EL MUNDO”.
- Al pago de las costas.
